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專利檢索的目的與類型


文:吳莉瑋
圖:吳莉瑋

「專利檢索」這個名詞經常出現,單純由名稱看來,專利檢索就是要「找專利」,那麼,為什麼要找專利呢?更進一步地問,那要怎麼找專利呢?

簡單說,專利檢索是一個步驟,根據不同的需求是要找出有價值的參考專利,而要檢索的方法跟範圍,則視需求而定。這裡先行介紹幾種不同的專利檢索種類,檢索方法則擇日續談。

一般常見的專利檢索種類有以下幾種:

一、可專利性檢索(Patentability Search):

可專利性檢索(Patentability Search)是用來確認自己的構想具有可專利性。

大部份的發明人剛開始想到新點子的時候,都會以為自己發現了新大陸,花了一大筆錢撰寫專利申請文件,並進行多國申請,為了保護自己的構想不被輕易迴避設計,專利範圍可以寫多大就寫多大,過沒多久,陸續收到的不是期待中的核准通知,而是意料之外的核駁通知,此時,為了不讓上一階段投入的心血化為烏有,可能要花更多的費用針對每一份核駁意見進行答辯。

因此,當有了新的點子,想要申請專利的時候,建議可以先行確定自己的構想是否具有可專利性,避免上述時間與成本的浪費。先假裝自己是審查委員,針對欲申請之構想的技術領域進行檢索,針對其新穎性進步性進行評估。

可專利性檢索的檢索範圍,要涵蓋現有的公開技術,一般來說,審查員會進行專利文件以及現有技術的檢索,所有專利文件指的是各國專利局資料庫中可以找到的所有內容,而現有技術指的是期刊、雜誌、書籍、網頁資料等公開發行且一般民眾可以透過管道取得的訊息,雖然公開技術的範圍很廣,但是,在這個階段,建議以專利文件做為主要檢索範圍即可。

有的時候,稍微檢索就會發現和自己構想一模一樣(甚至更好)的解決方案,或者是有可能相同導致被審查員核駁的資料,這時候可以比較一下,若是和自己的構想一模一樣,就可能已經「不具新穎性」,若是自己的技術和現有技術具有差異,那可能也會因為是簡單組合而被以「不具進步性」核駁。不管檢索出來結果如何,都會比埋頭就進行專利申請要站在高一點的戰略地位,至少,可以先針對自己的構想進行多一點的改良,並且針對專利請求項布局,準備被核駁之後的退路。

要小心,別落入無窮檢索的陷阱,畢竟審查員檢索到的東西可能沒有自己找到的多,再者,專利申請以後到公開,通常都有18個月的空窗期,所以理論上,不存在把可能被拿來當引證文件的專利通通挖出來的狀況。若是為了追求完善檢索,最後錯失了盡早取得申請日的機會,讓比自己晚發展的構想搶先申請,豈不本末倒置?

二、專利有效性檢索(Validity Search):

專利有效性檢索是確認特定專利是否具可專利性,目的是要找出可以推翻特定專利的適格證據。審查員也是利用人工進行檢索比對,認為申請案沒有不予專利理由,所以授與專利權。因此,也可能發生取得專利權的技術內容為習知技術,只是審查當時未被質疑。

這種狀況特別容易發生在只有形式審查的專利,如台灣的「新型專利」,因為只是形式審查,只要格式跟申請標的寫對,不論其專利權實際內容為何,很快就可以拿到專利權。而拿到這樣的專利權,表示專利權人就可能會以不合理的專利範圍進行權利主張,因此,任何人只要認為現行授與的專利權有所疑慮,準備好證據跟理由以後,就可以對專利局提出推翻專利權的申請。

所以,在做專利有效性檢索時,我們也要假裝自己是審查委員,並且,針對「想要推翻的專利請求項」進行技術檢索(可以視需要推翻全部或是局部的專利請求項)。

找到的資料要符合適格證據的要求,針對「新穎性」要找到特徵出現在「同一份文件」的證據,而針對「進步性」最好是可以找到特徵出現在同一領域裡的簡單組合。詳細的審查原則,可以參考各國的專利審查基準,例如台灣專利審查基準中國專利審查指南美國 MPEP 等。

三、侵權檢索(Infringment Search):

侵權檢索是確認自己的構想是否有侵犯他人專利權,因為專利權範圍以專利請求項(Claims)之內容為準,因此,僅需比對可能侵權之有效專利的專利請求項進行專利範圍解讀。

可以調閱可能侵權的專利申請內容,除了查詢在該專利申請過程中的修改、答辯內容,是否有宣示放棄的範圍,也可以同時比較一下該專利權先前主張時的判決等,目的是要確認該專利的範圍到底可以解釋到多大。

此類檢索也可能是收到專利權人發出的侵權警告信後的訴前準備資料,那就需要針對各國法院的專利侵權判斷流程進行了解,必要時也可以請該國具有公信力的機構進行「侵權比對鑑定」。

四、可實施檢索(Clearance Search):

可實施檢索是確認自己的構想是不是可以實施,檢索範圍為現行的有效專利,避免踩到他人的專利權。

如果遇到有疑慮的專利權時,可以再多花一點功夫進行現有技術檢索,最好的狀況是,目前要做的東西,已被揭露於權利已消滅之專利說明書中或是已被公開之文件中,這時就可以確定自己所實施的技術內容為習知技術。

若是找到疑似侵權的專利又找不到自己的構想為習知技術的證據時,這時候,可以尋求授權談判,或者是進行設計迴避,有必要時,也可以針對該特定專利進行「侵權檢索」。

當找不到現有文獻記載有自己的想法的,那也可以考慮自己去申請專利,或是做好「公開」的動作避免別人拿自己的構想先行申請專利。

五、習知技術檢索(State of Art Search):

習知技術檢索可以用來了解目前的技術發展狀態,做為研發參考用,因此檢索範圍要涵蓋現有的公開技術。

各國的專利資料庫,其實也是技術的百科全書,為了符合專利要件,說明書內容基本上都會有相當程度的技術揭露,理論上應該只要照著說明書所述步驟做,就可以得到宣稱的效果。

因此,當有技術問題的時候,除了埋頭苦想之外,其實可以到專利資料庫稍微搜尋一下,很多時候會有意外收穫,對於工程人員而言是一個激發思考方向的好方法。

六、專利地圖檢索(Patent Landscape Search):

專利地圖檢索的目的可以有很多,檢索範圍可以涵蓋現有的公開技術,除了用來了解目前的技術發展狀態、趨勢,也可以用來研究市場的競爭狀況,監視競爭對手的專利布局,做為研發、行銷、專利申請策略等公司決策的參考。

因應不同的目的,也有許多不同形式的專利地圖,有的會針對特定競爭對手進行申請專利行為追蹤,有的可能是以特定領域分析未來公司研發的方向,具有很多的可能性和變化。目前台灣有很多學校跟法人機構都相當沉迷專利地圖的製作,也有滿多說明可以參考,例如財團法人亞太智慧財產權發展基金會所提供的專利分析與專利地圖製作實務[PDF格式]。

然而,就如以前所提過的,專利不代表獲利,要花時間做完整的專利地圖分析需要許多人力資源與成本,因此,如果不是很明確地知道報告目的以及想要從分析中獲得的資訊,就跟著一頭栽入專利地圖的製作和分析報告中,很容易在茫茫文件海中迷失,最後得到的只是一份內容看起來豐富,但是實際上對於增加產值與獲利沒有正相關的報告,過猶不及也。

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